Загальновизнаним є той факт, що саме ринок диктує правила попиту та пропозиції того чи іншого товару, продукції, послуги. Мінливість законодавчих процесів та економічних показників спонукає спритних, орієнтованих на цільового споживача, фізичних та юридичних осіб, вживати заходів щодо узаконення, захисту «імені» своєї компанії, товару, послуги тощо, задля збереження іміджу, репутації, правової охорони та укріплення пріоритетних напрямів діяльності шляхом набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг).

Під торгівельною маркою розуміється будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУ). Або, знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон №3689-XII).

Розглянемо питання набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом створення, її первинної реєстрації.

Реєстрація

Процес реєстрації торговельної марки включає основні етапи, а саме:
1. Подання заявки особою (юридичною особою та/або фізичною особою), яка має намір набути право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак) шляхом отримання свідоцтва про реєстрацію, до відомства на адресу Укрпатенту (далі – уповноважений орган) у письмовому вигляді. За дорученням заявника заявка може бути подана через представника. Заявка складається українською мовою; повинна стосуватися одного знаку, та повинна містити наступне: заяву про реєстрацію знаку; зображення знаку, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі – МКТП); документи, що додаються до заявки.

До документів, що додаються до заявки, належать:

• документ про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу;
• копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з п. 1 ст. 9 Закону №3689-XII);
• документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знаку на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету згідно з п. 2 ст 9 Закону №3689-XII;
• довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається ним;
• документи, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у п. 1 ст. 6 Закону №3689-XII;
• статут колективного знаку, якщо заявником є об'єднання осіб, що займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття чинності Закону №3689-XII і діловодство за нею не завершено на 1 липня 1994 р. (п. 2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116 – надалі Правила складання, подання та розгляду заявки).

2. Експертиза заявки; прийняття рішення про реєстрацію знаку. Експертиза заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг складається з таких етапів: встановлення дати подання заявки; експертиза заявки за формальними ознаками; експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак (п. 4 Правил складання, подання та розгляду заявки).

3. Публікація про видачу свідоцтва про реєстрацію торговельної марки здійснюється в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знаку.

4. Державна реєстрація знаку, яка відбувається одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва, у зв’язку з чим уповноважений орган вносить до Реєстру відповідні відомості.

5. Видача свідоцтва. Уповноважений орган видає свідоцтво України на знак для товарів і послугу місячний строк після державної реєстрації знаку.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (ч. 1 ст. 157 ГКУ). Отже, особа (юридична та/або фізична) набуває правосуб’єктності з моменту реєстрації торговельної марки, а саме з дати внесення відомостей до Реєстру. Але, слід також зауважити, що укладати будь-які юридично-значимі угоди (в т.ч. ліцензійний договір) відносно зареєстрованої торговельної марки, особа зможе лише після одержання свідоцтва про реєстрацію (окрім попереднього договору в розумінні ст. 635 ЦКУ). В той же час, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (п. 3 ст. 494 ЦКУ).

Захист

Слід зауважити, що правова охорона надається торговельним маркам, які не суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (Закон від 09.04.2015 №317-VIII) та на які не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом №3689-XII.

Які ж правові переваги з’являються у вже повноправного суб’єкта права інтелектуальної власності на торговельну марку:

• Право на використання торговельної марки. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ч. 2 ст. 157 ГКУ).
• Виключне право дозволяти використання торговельної марки шляхом укладення юридично – значимих угод.
• Отримувати винагороду за передачу права використання торговельної марки іншою особою на умовах ліцензійного договору (або на інших умовах передбачених діючим законодавством України). Відповідно до п. 14.1.225. Податкового кодексу України – «роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на…будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги)…».
• Виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
• Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні (ч. 4 ст. 157 ГКУ).
• Суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки (ч. 5 ст. 157 ГКУ).
• Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання (ч. 6 ст. 157 ГКУ).
• У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта (ч. 7 ст. 157 ГКУ).
• Інші переваги встановлені законодавством України та міжнародними договорами.

Відповідальність

Реєстрація є одним з перших кроків захисту торговельної марки. У разі, якщо право інтелектуальної власності на торговельну марку було порушено, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦКУ).Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення (ч. 2 ст. 432 ЦКУ). Але, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

• здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки, або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки;
• використання знаку для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
• некомерційне використання знаку;
• усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
• добросовісне використання ними своїх імен чи адрес.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (ч. 1 ст. 20 Закону №3689-XII).

Зокрема, за ст. 229 Кримінального кодексу України передбачена наступна відповідальність:

• Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення (частина 1).
• Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, – караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення (частина 2).
• Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, – караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення (частина 3).

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена наступна відповідальність:

• Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (… знака для товарів і послуг…тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення (стаття 512).

Таким чином, діючим законодавством та міжнародними актами передбачені правові механізми захисту інтелектуального права власності на торговельну марку. Кожен суб’єкт інтелектуального права власності на торговельну марку, інші особи (юридичні та фізичні) мають дотримуватися правил чесної конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг. Це створить в свою чергу сприятливі умови для прийняття нестандартних та сміливих маркетингових рішень, а також вирізнить індивідуальність кожного суб’єкта поміж інших. Торговельна марка дає можливість створити вдалий імідж, репутацію та успішно зарекомендувати себе на ринку.

Реєстрація торговельної марки є засобом попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Вдало створена та захищена торговельна марка є засобом залучення споживачів та капіталу. Торговельна марка – це інвестиція у майбутнє кожного суб’єкта підприємницької діяльності.

Анна ФРАНКОВА
начальник юридичного відділу
ТОВ АФ «Кадастр-Аудит»