Судова експертиза на відповідність умовам патентоспроможності

Якщо на практиці виникає складна ситуація, неоднозначно врегульована законом і підзаконними актами або взагалі ними не врегульована, юридичній службі варто пошукати судові рішення в аналогічних справах. Причому шукати треба рішення вищих судових інстанцій – щоб знати, якими аргументами можна захистити свою правоту чи на які санкції чекати. Це стосується й патентів на винахід. Припустимо, фірма має патент на винахід. Конкуруюча фірма хоче зареєструвати щось подібне, але винаходи дуже схожі. Конкурент звертається до суду про визнання патенту недійсним, наприклад, через невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоспроможності. Як краще вчинити, як захистити свої права і якими можуть бути наслідки? Рекомендація наступна – знайти судове рішення з аналогічним спором і ретельно вивчити фабулу справи. Коли остаточно з’ясується, що ситуація схожа, слід проаналізувати аргументи кожної сторони, що дасть певну перевагу перед супротивником. Розглянемо приклад на основі постанови ВГСУ від 23 вересня 2008 р. в справі № 21/373. Компанія є власником патенту України № 27304 на винахід. Відповідно до вимог чинного на час оформлення патенту законодавства експертним закладом було проведено експертизу заявки, за результатами якої було з’ясовано, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, зокрема умові «винахідницький рівень» і тому було прийняте рішення від 3 березня 1994 р. про видачу патенту України на винахід. Позивач (підприємство А) звернувся до суду до Державного департаменту інтелектуальної власності й Компанії й просить визнати патент України № 27304 недійсним у зв’язку з невідповідністю запатентованого винаходу умовам патентоспроможності, зокрема – винахідницькому рівню. Позивач вказує, що опис винаходу за оскаржуваним патентом не містить відомостей, які демонструють, що сполука за пунктом 1 формули винаходу й сполука формули за пунктом 2 виявляють нові невідомі властивості в якісному й кількісному відношенні порівняно з його аналогами, про які йдеться в документах. За висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27 грудня 2007 р. № 220, проведеної НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України, існування сполуки за пунктом 1 формули винаходу за патентом України № 27304 може передбачатися, виходячи з рівня техніки, але технічне рішення, яке захищене патентом України № 27304, не є очевидним для фахівця в цій галузі, тобто явно не випливає з рівня техніки. Причиною спору стало питання про наявність підстав для визнання патенту України № 27304 недійсним, оскільки винахід за оскаржуваним патентом на дату подання заявки не відповідав необхідним умовам патентоспроможності. Згідно з абз. 7 пункту 3 постанови ВР України від 23 грудня 1993 р. № 3769-XII «Про введення в дію ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявки на видачу патентів України на винаходи, діловодство за якими не завершене на 1 липня 1994 р., розглядаються в порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно із законодавством, яке діяло на дату подання заявки. Як встановлено судовими інстанціями, на дату подання заявки на винахід (1991 рік) діяло Положення про відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1973 р. № 584 (з подальшими змінами і доповненнями). Відповідно до абзаців 1–3 пункту 21 згаданого Положення «изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. Решение признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. Решение признается обладающим существенными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату приоритета заявки, оно характеризуется новой совокупностью признаков». Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, які виникають при вирішенні господарського спору й потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У пункті 1.8 Інструкції про призначення й проведення судових експертиз і експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145), зазначено, що експертизи й дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані й отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності й внесені до державного реєстру атестованих судових експертів. Як видно з рішення Господарського суду м. Києва, на виконання згаданих законодавчих приписів місцевим господарським судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, а її проведення доручено атестованому судовому експерту П., який має необхідну кваліфікацію і внесений до державного реєстру атестованих судових експертів. Згідно з ч. 4 ст. 42 ГПК України господарський суд за необхідності може призначити повторну судову експертизу й доручити її проведення іншому судовому експерту. Повторна судова експертиза призначається за ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути, навіть одержавши додаткові пояснень експертів у судовому засіданні (підпункт 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»). Як встановлено судовими інстанціями, позивачем не доведено, що експертний висновок від 27 грудня 2007 р. № 220 є необґрунтованим чи суперечить іншим зібраним у справі доказам, тобто належним чином не обґрунтована необхідність призначення повторної судової експертизи. Відповідно до ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим й оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Про неприпустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків експертів) говориться й у постанові Верховного Суду України від 17 жовтня 2006 р. у справі № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92). Як видно із судових рішень у справі, місцевий і апеляційний господарські суди, належним чином дослідивши зібрані в справі докази (зокрема, висновок судової експертизи № 220), дійшли обґрунтованого висновку, що технічне рішення, захищене патентом України № 27304, має суттєві відмінності порівняно з рішеннями, відомими в науці й техніці на дату пріоритету заявки, тобто таке технічне рішення характеризується новою сукупністю ознак. За таких обставин попередні судові інстанції, встановивши факт відповідності винаходу за оскаржуваним патентом необхідним умовам патентоспроможності, які передбачені пунктом 21 Положення про відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції, прийняли правильне рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Отже, надана попередніми судовими інстанціями правова оцінка обставин справи є правильною, а відтак оскаржувані рішення місцевого й постанова апеляційного господарських судів підлягають залишенню без змін. Таким чином, визначальним фактором у цій справі була судова експертиза. Для повторної судової експертизи потрібні вагомі обґрунтування її необхідності. У справах інтелектуальних правовідносин експертна оцінка часто вирішує справу. Але сторонам слід пам’ятати про обґрунтованість вимог і щодо повторної експертизи, і щодо предмету позову. У згаданому випадку позивач програв. Компанія – власник патенту – зуміла захистити в суді свої права.