Цивільне законодавство України чітко визначає поняття «
знак для товарів та послуг»
. Так, відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Однак на практиці перед кожним юристом постає питання: як вберегтися від недобросовісного використання знака для товарів та послуг і захистити свої права інтелектуальної власності?
Під іншим класом товарів
Найчастіше знак для товарів та послуг, зареєстрований під певними класами товарів, використовується іншими особами на тій підставі, що вони зареєстрували його під іншими класами товарів. Що ж робити тим, хто, маючи добре відомий знак, хоче захистити його від посягань третіх осіб, які використовують його для інших товарів?
Є два способи вирішення цієї проблеми:
- при реєстрації певного знака для товарів та послуг зазначити його використання під всіма можливими класами товарів. Однак цей спосіб захисту є затратним і не завжди ефективним, адже реєстрація знака під всіма класами товарів – доволі тривала та дорога процедура;
- захистити знак для товарів та послуг у судовому порядку. Цей спосіб дієвіший, але теж має недолік: відстоювання інтересів у суді також потребує часу та грошей. Однак, якщо ви отримаєте позитивне рішення, подальші спроби третіх осіб використати ваш знак зведуться до мінімуму. Отже, розглянемо другий варіант детальніше.
Недобросовісне свідоцтво
З огляду на припис ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним повністю або частково.
Припустимо, що ви маєте зареєстрований знак для товарів та послуг, на який отримали свідоцтво. Ви витратили великі кошти на його рекламування та здійснили всі маркетингові дії, щоб споживач вирізняв цей знак серед інших знаків для однорідних товарів. Однак ви дізнались, що третя особа теж отримала свідоцтво на ваш знак для товарів та послуг, проте зареєструвала його під іншими класами товарів. Назвемо таке свідоцтво третьої особи
недобросовісним свідоцтвом.
Основою вашої правової позиції в суді мають стати такі положення:
- ваше свідоцтво на спірний знак отримане раніше, ніж недобросовісне свідоцтво;
- знак за вашим свідоцтвом є широко відомим. Доказом цього може бути рекламування знака на телебаченні, розміщення згадки про нього у ЗМІ, нанесення його на рекламні атрибути – плакати, листівки тощо;
- знак за вашим свідоцтвом та знак за недобросовісним свідоцтвом є схожими до ступеня змішування. При встановленні схожості (змішування) словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. У цьому разі без експертного висновку не обійтись;
- використання знака за недобросовісним свідоцтвом може ввести споживача в оману. Щоб довести це, теж необхідно провести експертизу.
Крім того, в обґрунтування правої позиції у суді не завадить зазначити, що ваш знак для товарів та послуг одночасно є і вашим комерційним найменуванням.
Частини 1 та 3 ст. 159 Господарського кодексу України передбачають, що суб’єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта господарювання, якщо воно фактично використовується в господарському обігу. На вашу користь свідчить і положення ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка передбачає, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах, що приєдналися до цього документа, без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.
Відповідно до оглядового листа ВГСУ «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 17.04.2006 р. знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.
Отже, за наявності доказової бази впевнено йдіть до суду, просіть визнати недобросовісне свідоцтво на знак для товарів та послуг недійсним, зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Судова практика
Щоб проілюструвати зазначений спосіб захисту прав на знак для товарів та послуг, розглянемо постанову ВГСУ від 23.03.2010 р. у справі № 21/404 за позовом «Ямаха Корпорейшн» (Японія) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (
далі – Департамент) і ТОВ «Сатурн ЛТД» про визнання недійсним свідоцтва України № 40198 на знак для товарів та послуг Yamaha.
«Ямаха Корпорейшн» звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом, у якому просила суд визнати недійсним свідоцтво України № 40198 на знак для товарів та послуг Yamaha, власником якого є ТОВ «Сатурн ЛТД», та зобов’язати Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.06.2009 р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2009 р., позов задоволено:
- визнано недійсним повністю свідоцтво України № 40198 на знак для товарів та послуг Yamaha;
- зобов’язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг;
- на ТОВ «Сатурн ЛТД» віднесено судові витрати у справі.
Судові рішення мотивоване тим, що знак для товарів та послуг Yamaha за свідоцтвом України № 40198 є тотожним торговельній марці позивача, яка станом на 1 січня 2002 р. визнана добре відомою в Україні, а тому зазначене свідоцтво підлягає визнанню недійсним на підставі п/п «а» п. 1 ст. 19 Закону «Про захист прав на знаки для товарів і послуг» (
далі – Закон).
ТОВ «Сатурн ЛТД» звернулося до ВГСУ з касаційною скаргою, у якій просило скасувати рішення попередніх судових інстанцій і прийняте рішення про відмову в позові з огляду на те, що: позивач та відповідач у справі виробляють товари, які не є однорідними, тобто висновки судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі є необґрунтованими; позначення, власником якого є ТОВ «Сатурн ЛТД», не є оманливим.
У цій справі ВГСУ дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Згідно з п/п «а» п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг (пп. 1 і 4 ст. 5 Закону).
Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Пункти 1 і 4 ст. 25 Закону передбачають, що: охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається така саме правова охорона, як і та, що надавалась би йому, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Ця охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказує на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і якщо його інтересам, імовірно, буде завдано шкоди таким використанням.
Попередні судові інстанції у справі встановили, що подання ТОВ «Сатурн ЛТД» заявки № 2003065718 на знак для товарів та послуг Yamaha для товарів 11-го і 21-го класів МКТП відбулося тоді (03.06.2003 р.), коли названий знак вже був добре відомим в Україні стосовно «Ямаха Корпорейшн» (станом на 01.01.2002 р.). Тому торговельна марка відповідача могла сприйматися споживачем як така, що вказує на зв’язок між ТОВ «Сатурн ЛТД» та «Ямаха Корпорейшн», і внаслідок такого використання було ймовірним заподіяння шкоди інтересам позивача.
Крім того, в оскаржуваних судових рішеннях цілком правильно зазначено, що з 1 січня 2002 р. (дати, на яку за визначенням Апеляційної палати Департаменту торговельна марка Yamaha стала добре відомою в Україні) правова охорона цього знака поширюється на всі товари «Ямаха Корпорейшн», ним марковані, незалежно від того, чи є ці товари спорідненими з товарами, які виробляє ТОВ «Сатурн ЛТД».
З огляду на викладене ВГСУ вважає, що рішення місцевого і постанова апеляційного господарських судів у справі про задоволення позову є законними і обґрунтованими, а тому підлягають залишенню без змін.