Ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам чітко прописувати право на використання об’єктів інтелектуальної власності постачальника в дистриб’юторському договорі, або в окремому ліцензійному договорі

Дистрибуція і франчайзинг та їх юридичний супровід  Торгове посередництво та його різновиди, а саме дистрибуція і франчайзинг, є важливими видами підприємницької діяльності і застосовуються в найрізноманітніших сферах. На ці договори в Європі та США припадає близько 60% загального товарообігу. В Україні ці види підприємницької діяльності не нові, але їх практика і законодавче регулювання значно відрізняються від європейського, що створює певні проблеми та непорозуміння при укладанні та виконанні договорів. Розповісти про практику юридичного супроводу таких операцій «Правовий тиждень» попросив фахівця у цій галузі, керуючого партнера київського офісу МЮФ Noerr доктора Мансура Поур Рафсенджані. – Пане Мансуре, в Україні немає спеціального регулювання відносин дистрибуції, а також ґрунтовної судової практики в цій сфері. Чим повинен керуватися юрист, супроводжуючи договір дистрибуції? – Розробляючи проекти договорів дистрибуції та проводячи їх юридичний аналіз, юрист повинен керуватися основними положенням Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють укладання і виконання договорів купівлі-продажу та договорів поставки, а також іншими положеннями українського цивільного та господарського законодавства. Це пояснюється тим, що договір дистрибуції є особливою формою договору поставки і, таким чином, підлягає загальному правовому регулюванню, яке застосовується до договорів поставки. Однак слід підкреслити, що в договорах дистрибуції мають бути чітко визначені деякі особливі положення щодо прав інтелектуальної власності та антимонопольного законодавства. Наприклад, необхідно впевнитися в тому, що укладання та виконання певних дистриб’юторських договорів не призведе до обмеження конкуренції на відповідному ринку товарів. Крім того, слід мати на увазі, що до міжнародних дистриб’юторських договорів завжди застосовуються обов’язкові положення міжнародного приватного права та обов’язкові вимоги українського законодавства, які стосуються форми і змісту міжнародних договорів, у тому числі наказ Мінекономіки «Про форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». – Чи стикалися ви із проблемою використання дистриб’ютором об’єктів прав інтелектуальної власності виробника? Як її слід вирішувати? – Зазвичай дистриб’юторські договори містять спеціальні положення щодо ліцензії, які дають дистриб’ютору право на використання об’єктів прав інтелектуальної власності. Однак далеко не всі дистриб’юторські договори містять положення, що регулюють використання об’єктів прав інтелектуальної власності. Іноді постачальник і дистриб’ютор взагалі не регулюють ці питання чи регулюють їх окремими ліцензійними договорами. Ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам чітко прописувати право на використання об’єктів інтелектуальної власності постачальника в дистриб’юторському або в окремому ліцензійному договорі. Це допоможе дистриб’ютору уникнути відповідних спорів із третіми особами. Завжди необхідно чітко визначати, який саме об’єкт інтелектуальної власності передається у використання, способи і територію такого використання, а також строк дії переданих прав. Крім того, слід чітко визначити, чи матиме дистриб’ютор право захищати об’єкти прав інтелектуальної власності від протиправних дій третіх осіб або це право залишиться за правовласником зазначених об’єктів. – Які проблеми виникають зазвичай при укладанні договорів дистрибуції? – При укладанні дистриб’юторських договорів найпроблемнішими є положення, що обмежують конкуренцію. Більшість постачальників прагнуть запровадити на українському ринку ефективні дистриб’юторські схеми. З цією метою вони встановлюють певні обмеження для дистриб’юторів. Наприклад, зобов’язання не конкурувати з постачальником, не продавати товари за межами певної території, не перепродавати поставлені товари дешевше, ніж за мінімальну ціну, встановлену постачальником, тощо. Усі зазначені обмеження розглядаються українським законодавством як такі, що обмежують конкуренцію. Деякі з них можуть бути застосовані згідно з українським законодавством (наприклад, встановлення ціни), а деякі — ні (наприклад, обмеження щодо території). Отже, кожне положення в дистриб’юторському договорі, що обмежує конкуренцію, має бути ретельно перевірене кваліфікованим юристом. В іншому разі виникне ризик обмеження конкуренції на ринку, що дасть потерпілій стороні право звернутися до Антимонопольного комітету України, який може стягнути з компанії-порушника до 5% річного прибутку. – Які особливості має юридичний супровід франчайзингу на українському ринку і в чому його відмінність від «зрілих» світових ринків? – Так звані договори франчайзингу визначаються українським законодавством як «договори комерційної концесії». Вони врегулюванні положеннями ЦКУ та ГКУ в частині, що присвячена договорам такого типу. На відміну від більшості європейських країн, українське законодавство встановлює обов’язкову державну реєстрацію договорів франчайзингу уповноваженим державним органом. Однак в Україні немає відповідного нормативного акта, який би чітко встановлював процедуру реєстрації таких договорів. Отже, сторони договорів франчайзингу позбавлені можливості зареєструвати свій договір відповідно до вимог законодавства. Однак відсутність реєстрації договору франчайзингу не впливає на його юридичну силу, хоча сторони договору не можуть посилатися на нього у відносинах із третіми особами. Сучасна українська практика схиляється до того, що договір франчайзингу має містити положення, яке передбачає обов’язковість реєстрації цього договору одразу після прийняття відповідного нормативного акта, який чітко визначить відповідну процедуру. Також розробка франчайзингових договорів вимагає від юриста перевірки чинності реєстрації всіх об’єктів прав інтелектуальної власності. Крім того, юристу необхідно провести аналіз і за необхідності надати коментарі щодо процедури сплати роялті за договором, перевірити дотримання франчайзі всіх вимог до ведення господарської діяльності під брендом франчайзора, так само як і вимог до оплати та використання об’єктів прав інтелектуальної власності. Ще одна відмінність у правовому регулюванні договорів франчайзингу в Україні та країнах Західної Європи – відсутність обов’язку франчайзора надавати франчайзі детальну інформацію про франшизу до підписання договору. Натомість українське законодавство зобов’язує франчайзора передавати таку інформацію в обсязі, необхідному для нормального ведення господарської діяльності, після підписання договору. – Як ви оцінюєте рівень законодавчого забезпечення франчайзингу в Україні? Що, на вашу думку, необхідно зробити для покращення вітчизняного законодавства? – Найважливішим питанням є реєстрація договорів комерційної концесії. Хоча українське законодавство і передбачає обов’язкову реєстрацію таких договорів, немає нормативного акта, який визначав би відповідну процедуру. Тому на практиці реєстрація договорів франчайзингу неможлива. Виникає логічне запитання: навіщо взагалі потрібна реєстрація, якщо договір все одно є дійсним? Однак українське законодавство говорить: якщо договір не зареєстрований, він визнається дійсним, але сторони договору не можуть посилатися на нього у відносинах із третьою стороною. Це положення закону можна інтерпретувати не на користь сторін договору, адже останній може бути визнаний таким, що не має юридичної сили. Щоб вирішити цю проблему, треба скасувати обов’язкову реєстрацію договорів комерційної концесії або ухвалити необхідну процедуру їх реєстрації. У червні ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні поправки до ЦКУ та ГКУ, відповідно до яких повноваження щодо державної реєстрації договорів комерційної концесії передано Державному департаменту інтелектуальної власності України (раніше за державну реєстрацію відповідали місцеві державні адміністрації). Очікується, що цей департамент матиме достатній обсяг повноважень та внутрішні положення, необхідні для того, щоб процес державної реєстрації договорів комерційної концесії в Україні став можливим. На жаль, недостатнє правове регулювання договорів комерційної концесії в українському законодавстві – не єдина причина того, що іноземні компанії – франчайзори намагаються уникати таких договорів в Україні. Найважливіша причина – відсутність у іноземних компаній довіри до української судової системи, до держорганів, з якими їм доведеться мати справу в разі порушення їхніх прав інтелектуальної власності. Особливо якщо за договорами франчайзингу передаються права на використання об’єктів прав інтелектуальної власності, які не підлягають обов’язковій державній реєстрації (наприклад, ноу-хау). Навіть якщо договір містить положення про відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, франчайзор має доводити факт такого порушення в судовому порядку. – Чи діє в Украйні Європейський кодекс етики франчайзингу? – Європейський кодекс етики франчайзингу не впроваджений в Україні на законодавчому рівні. Крім того, цей Кодекс є збіркою директив та норм моралі щодо ведення франчайзингового бізнесу в рамках Європейської федерації франчайзингу. Однак в Україні є Національний кодекс етики, розроблений Асоціацією франчайзингу України. Положення цього документа обов’язкові для сторін договору франчайзингу, лише якщо вони прямо передбачать це в тексті договору в частині прав та обов’язків.  Розмову вів Георгій ЯЦУНСЬКИЙ
«Правовий тиждень»