Всі рубрики


Оманливі позначення або визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки.

Питання про визнання свідоцтв на торговельні марки недійсними з часом стає все актуальнішим, адже суди розглядають багато спорів, пов’язаних зі здійсненням прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Наразі використання подібних і схожих позначень торговельних марок є поширеною практикою, тому що вона здається привабливішою, ніж вкладення грошових коштів у рекламу новоствореної торговельної марки. Поява в торговельній мережі схожого бренду наштовхне пересічного споживача на думку про зміну позначення. Отже, виробник схожого товару отримає прибуток від продажу.

Статтею 499 Цивільного кодексу України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст. 494 і 495 ЦКУ права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такими підставами є: невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Згідно з абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Зважаючи на множинність практик із питань порушення ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», необхідно конкретизувати поняття «позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу».

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли очевидно, що воно у процесі використання його як знака не виключає небезпеки введення споживача в оману.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації інтелектуальної власності під час перевірки схожості товарних знаків слід порівню¬вати їх загалом і більше значення надавати загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виокремлення відмінностей, не помічених середнім споживачем.

Торговельні знаки можуть бути схожими більшою або меншою мірою. У цьому разі визначають, чи є вони схожими до змішування. Торговельний знак є схожим до ступеня змішування з іншим, якщо використовується для однорідних товарів і настільки схожий на попередній знак, що існує вірогідність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішати товари, дистинктивна функція торговельного знака не працює, і споживач може не купити товар, який він хоче. Це погано для споживача і власника торговельного знака, який втрачає об’єм продаж.

Так, компанія «Камінова А/С» (Cheminova A/S) звернулася до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укравіт» про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Супервінцит». Позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що зареєстрована торговельна марка «Супервінцит» не відповідає умовам надання правової охорони, а свідоцтво України видане внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача як власника міжнародної реєстрації.

Господарським судом м. Києва отримано матеріали справи з висновком експертизи, відповідно до якого знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «Супервінцит» є схожим зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією Vincit, раніше зареєстрованим у тому числі на території України на ім’я іншої особи для таких саме товарів п’ятого класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати. Знак для товарів і послуг «Супервінцит» є оманливим щодо товару та особи, яка його виробляє, у зв’язку з використанням знака для товарів і послуг Vincit (міжнародна реєстрація).

А компанія “Бакарді енд Компані Лімітед” (Багамські острови) звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Мартініка», власником якого є ТОВ “Балта”, та про зобов’язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг з огляду на те, що цей знак є схожим до ступеня змішування з торговельною маркою позивача Martini за свідоцтвом України. Господарським судом з огляду на зібрані у справі докази, зокрема на висновок судової експертизи у відповідній частині, з’ясовано, що знак для товарів і послуг “Мартініка” за свідоцтвом України є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача Martini за свідоцтвом України стосовно товарів 32-го класу МКТП. Тобто встановлено невідповідність оспорюваного знака для товарів 32-го класу МКТП умовам надання правової охорони. Відтак, позов у справі було задоволено у відповідній частині.

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їхнє призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали їх збуту, а також коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) і смислова (семантична) схожість.

Відповідно до п. 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. №12 у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є знаки схожими настільки, що їх можна сплутати, тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не мають встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до ч. 6 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України відхилення господарським судом висновку судового експерта має бути мотивоване в рішенні.

Оманливість позначення є об'єктивною характеристикою і виникає внаслідок невідповідності смислового значення позначення властивостям товару або послуги, які маркуються, тобто внаслідок наявності у товару чи послуги властивостей, які суперечать смисловому значенню позначення. При цьому відомості про наявність чи відсутність таких властивостей сприймаються споживачем як достовірні.

Можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, виникає в разі існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати, або тотожними, права на які набуті раніше (промислові зразки, прізвища тощо). Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які не відповідають дійсності.

Незважаючи на розповсюдженість практики визнання свідоцтв на торговельні марки недійсними у зв’язку з використанням оманливих позначень, в України існує тенденція до визначення такого критерію не безпосередньо в законодавстві, а за допомогою експертизи. Аналізуючи судову практику з питань визнання позначень оманливими, слід зазначити, що суди прагнуть до проведення експертизи, адже в таких справах необхідні спеціальні знання, а також мінімізація ризиків оспорювання судового рішення.

У контексті досліджуваних питань не завадить звернутися до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у якому зазначається, що використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого знака для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта, а також будь-які інші дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, визнаються недобросовісною конкуренцією та забороняються законодавством. Виникнення на ринку однорідних товарів і послуг, у яких наявні ідентичні позначення, спричиняє імовірність того, що споживач сприйме товар або послугу суб’єкта за продукцію іншого відомого підприємства. Так новостворене підприємство відбирає частину клієнтів, прибуток і будує свою діяльність на діловій репутації відомої фірми.

Ступінь відомості, розрекламованості товару пов’язаний із фактором використання оманливих позначень. Тому власники підкреслюють відмінність своєї торговельної марки від інших і звертають увагу споживача на деталі, які допоможуть відрізнити продукт або послугу від підробки.


Дар’я ГАНІЧ
юрист ЮК «Олексій Пуха і Партнери»

 

 
 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________